Bước 1: Xác định yếu tố xâm phạm quyền bảo hộ nhãn hiệu của đơn vị hàng nhái:

Để khẳng định một đối tượng (đối tượng bị xem xét) là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ cần phải có đủ các căn cứ (điều kiện) sau đây:

- Đối tượng bị xem xét không phải là đối tượng được bảo hộ, không phải là đối tượng được chuyển giao li-xăng;

- Đối tượng bị xem xét trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đối chứng (nhãn hiệu được bảo hộ);

- Hàng hóa dịch vụ mang dấu hiệu bị xem xét trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Điều 11 Nghị định  105/2006/NĐ-CP quy định về yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu như sau:

”1. Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ.

2. Căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là phạm vi bảo hộ nhãn hiệu, gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam.

3. Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ”.

Tôi lấy ví dụ dưới đây:

Nhãn hiệu ”Advanced Clinic for Children, hình” của Công ty Cổ phần Khám chữa bệnh Nhi Cao được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 123920, bảo hộ cho các nhóm dịch vụ sau:

- Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế; đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa.

- Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa nhi; dịch vụ khám chữa bệnh phòng khám đa khoa.

Mẫu nhãn hiệu ( xem hình)

Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao đã sử dụng dấu hiệu ”nhi Cao, Advanced, Children và hình 2 em bé” được trình bày (gắn) lên biển hiệu của Phòng khám chuyên khoa nhi thuộc Công ty này. Dấu hiệu này được xem là yếu tố xâm phạm quyền (Theo Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi) đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ theo theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 123920 của Công ty Khám chữa bệnh Nhi Cao, vì các lý do sau:

- Thứ nhất, dấu hiệu mà Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao sử dụng không phải là đối tượng được bảo hộ, cũng không phải là đối tượng được chuyển giao li-xăng;

- Thứ hai, dấu hiệu mà Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao sử dụng được coi là tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sô 123920 của Công ty Cổ phần khám chữa bệnh Nhi Cao. Cụ thể: cả nhãn hiệu được bảo hộ và dấu hiệu vi phạm đều gồm một hình tròn, bên trong có hình một bé trai và một bé gái đang dắt tay nhau, chân chạm nhau tạo thành hình trái tim ở giữa hình tròn; dưới hình tròn là chữ ”nhi Cao” nổi bật là chữ ”C” viết in hoa.

- Thứ ba, dịch vụ mang dấu hiệu ”nhi Cao, Advanced, Children và hình 2 em bé” của Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao trùng với dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sô 123920 của Công ty Cổ phần khám chữa bệnh Nhi Cao. Đều là dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa nhi.

Bước 2: Xác lập Tư cách pháp lý và chuẩn bị tài liệu:

Để xác lập tư cách đại diện sở hữu công nghiệp của Văn phòng Luật sư NewVision Law; Quý khách hàng cần cung cấp Giấy ủy quyền trong đó có thể hiện NewVision Law là đơn vị có chức năng đại diện sở hữu công nghiệp và có đủ thẩm quyền để thực thi, bảo vệ quyền tại Việt Nam.

Để có thể tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền, chủ thể quyền phải cung cấp các tài liệu sau đây:

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (03 bản); hoặc

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ (03 bản); hoặc

- Bản sao có chứng thực Hợp đồng license đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ

- Mẫu sản phẩm vi phạm và mẫu sản phẩm bị vi phạm (03 mẫu) nếu các sản phẩm này không phải là các sản phẩm dễ cháy, độc hại hoặc khó bảo quản; hoặc

- Ảnh chụp sản phẩm, dịch vụ vi phạm (03 bộ);

- Thông tin của bên vi phạm gồm tên công ty, địa điểm kinh doanh hoặc các giấy tờ tài liệu khác.

Bước 3: Yêu cầu/ Đề nghị làm Giám định sở hữu trí tuệ/ hàng nhái:

Giám định sở hữu trí tuệ là bước không bắt buộc, nhưng kết luận giám định lại là tài liệu quan trọng trong quá trình xử lý vi phạm và được coi là nguồn chứng cứ để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Do đó, giám định sở hữu trí tuệ là bước nên thực hiện trước khi tiến hành xử lý vi phạm chính thức.

Tài liệu cần thiết cho việc giám định bao gồm:

-Tờ khai theo mẫu (NewVision Law cung cấp);

-Giấy ủy quyền (Newvisionlaw cung cấp);

-Tài liệu chứng minh quyền của chủ thể quyền (bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ);

-Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị nghi ngờ (Mẫu vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm);

            Thời hạn để giám định thường nằm trong khoảng từ 7 đến 15 ngày làm việc.

            Chi phí giám định (bao gồm phí dịch vụ và lệ phí chính thức): tùy theo vụ việc và thời gian yêu cầu giám định

Bước 4: Xử lý vi phạm   

Dựa vào kết quả giám định, chủ thể quyền có thể lựa chọn các phương án sau đây để xử lý hành vi xâm phạm quyền:

            4.1. Phương án 1: Dịch vụ cảnh báo.

          Trong trường hợp khách hàng đồng ý thực hiện theo phương án này, NewVision Law sẽ gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm. Yêu cầu trong thời hạn ... ngày, đơn vị vi phạm phải dỡ bỏ tất cả các dấu hiệu được cho là xâm phạm đến nhãn hiệu đăng được bảo hộ.

            Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện các yêu cầu trên hoặc thực hiện không đầy đủ thì chủ thể quyền có thểm xem xét phương án 2 dưới đây.

            Chú ý: Phương án này không phải là phương án bắt buộc theo quy định hiện hành.

 Trong trường hợp khách hàng đồng ý thực hiện theo phương án này, Newvisionlaw Law sẽ gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm. Trong vụ việc nêu trên, Newvisionlaw đại diện cho Công ty Cổ phần khám chữa bệnh Nhi Cao đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu “Advanced Clinic for Children, hình” đến Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao. Yêu cầu trong thời hạn 3 ngày, Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao phải dỡ bỏ tất cả các dấu hiệu ”nhi Cao, Advanced, Children và hình 2 em bé” trên biển hiệu công ty và các biển quảng cáo.

Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện các yêu cầu trên hoặc thực hiện không đầy đủ thì chủ thể quyền có thểm xem xét phương án 2 dưới đây.

            4.2. Phương án 2: Yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xậm phạm của bên vi phạm (biện pháp hành chính)

            Theo phương án này NewVision Law sẽ soạn thảo các tài liệu cần thiết và nộp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy theo từng địa phương, tính chất của vụ việc mà cơ quan có thẩm quyền có thể được chọn theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tài liệu cần thiết cho việc thực hiện phương án này bao gồm:

-Giấy ủy quyền (NewVision Law cung cấp);

- Đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền gửi đến cơ quan có thẩm quyền;

- Tài liệu chứng minh tư cách chủ thể quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác của Cục sở hữu trí tuệ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

- Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị xử lý (Mẫu vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm);

- Kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ;

            - Các tài liệu khác có khả năng sử dụng trong quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền;

Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đơn yêu cầu xử lý, có quan có thẩm quyền phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn yêu cầu xử lý. Trong trường hợp đơn chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ thể quyền cung cấp, bổ sung trong vòng 30 ngày tính từ ngày ra yêu cầu.

Trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho bên yêu cầu về dự định thời gian, biện pháp xử lý, thủ tục xử lý và yêu cầu chủ thể quyền hợp tác hỗ trợ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.